En Colombia, las licencias y las cesiones son dos figuras fundamentales en el ámbito de la Propiedad Intelectual. Si bien ambos implican la disposición de derechos, existen diferencias clave entre ellos que es importante comprender.

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¿Qué es una licencia?

Es un contrato atípico, debido a que el ordenamiento jurídico colombiano no lo regula de manera específica. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional han sido las encargadas de describirlo y caracterizarlo. 

Este contrato cuenta con las particularidades que se enuncian a continuación:

(i)  Es un contrato atípico: no está regulado de forma expresa por la ley positiva en el ordenamiento jurídico colombiano. Su construcción surgió a partir de la dinámica del mercado moderno globalizado.

El contrato de licencia se encuentra regulado por las normas definidas por las partes en ejercicio de la autonomía privada. Lo no estipulado por estas, se integrará, por analogía, al tipo contractual afín al punto de vista jurídico pertinente o por los principios generales de las obligaciones y de los contratos.

(ii) Es un contrato de carácter mercantil: es celebrado por dos empresarios en ejercicio de su actividad económica. No de otra manera se sustenta la intención de una parte, el licenciante, de facultar el uso de su intangible a un tercero para que lo explote en el mercado y, de la otra, el licenciatario, de usar un derecho que no es propio pero que le puede derivar utilidad.

(iii)  Es un contrato bilateral: dado que ambas partes, licenciante y licenciatario, adquieren obligaciones recíprocas. 

(iv)  Es un contrato de tracto sucesivo: en el entendido de que la ejecución del objeto del contrato se difiere en el tiempo, ya que el uso a favor del licenciatario se da por un período determinado.

(v) Por regla general es de carácter oneroso: el licenciatario usualmente debe pagar una remuneración a favor del licenciante por el uso o explotación del intangible. No obstante, nada impide que el contrato pueda celebrarse a título gratuito. 

(vi) Es un contrato consensual: por cuanto surge por el simple acuerdo de voluntades de las partes vinculadas en el negocio jurídico, expresado de cualquier forma.

(vii) Tratándose del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso particular de las marcas, este es de carácter opcional, de manera que la ausencia de este no afectará la validez u oponibilidad del contrato. Sin embargo, en caso de que se decida registrar la licencia esta debe constar por escrito o su solicitud de registro debe ser firmada por las partes.

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¿Qué es una cesión?

El contrato de cesión es un negocio jurídico por medio del cual se transfiere la totalidad de los derechos existentes sobre, por ejemplo, un signo distintivo ya sea a título gratuito u oneroso. Este contrato, en el caso de las marcas, se encuentra consagrado en el artículo 161 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, que señala:

“Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece […]".

En el proceso de transferencia de un registro de marca, se producen dos acontecimientos distintos: el primero está regido por las disposiciones del contrato en sí mismo, mientras que el segundo corresponde a la inscripción de dicho contrato ante la autoridad competente. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, se ha establecido que este último requisito es crucial para que la transferencia mencionada sea oponible.

De lo anterior es claro que la transferencia de la marca es válida respecto a terceros una vez sea inscrita ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así como que el contrato de cesión debe constar por escrito para su registro, debido a que sin este último paso [el registro] no aparecerá el cesionario como nuevo propietario y no podrá hacer valer sus derechos contra terceros.

En consecuencia, y a diferencia del contrato de licencia, el contrato de cesión de marca es un contrato típico, de ejecución instantánea, solemne, pues debe constar por escrito, y a través del cual se transfiere el dominio de los derechos sobre la marca.